Досрочное прекращение товарного знака · за неиспользование

Компания запускает бренд, проверяет реестр и упирается в чужой товарный знак с нужным названием. Знак зарегистрирован пять лет назад, но на рынке его не видно ни одного товара, ни одной вывески, ни строчки рекламы. Владелец держит регистрацию как актив и продавать не хочет. Знакомая ситуация для любого, кто выводит новый продукт. Закон такую блокировку не поощряет. Если знак реально не используется три года подряд, его охрану можно прекратить досрочно и расчистить путь для собственной регистрации.

Механизм заложен в ст. 1486 ГК РФ и устроен жёстче, чем кажется со стороны. Здесь есть обязательная досудебная стадия, узкие сроки и распределение бремени доказывания не в пользу владельца знака. Понимание этой конструкции одинаково важно и тому, кто хочет освободить обозначение, и тому, кто защищает свой знак от прекращения.

Основание для прекращения

Пункт 1 ст. 1486 ГК РФ формулирует основание прямо. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован, вследствие неиспользования знака непрерывно в течение трёх лет. Слово «непрерывно» здесь работает на владельца. Если в трёхлетнем периоде есть хотя бы один эпизод реального использования, основание для прекращения исчезает.

Что считается использованием, определяет п. 2 ст. 1486 ГК РФ. Это использование знака правообладателем либо лицом, которому право предоставлено по лицензионному договору в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом под контролем правообладателя, при условии, что использование осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Из счёта исключаются действия, не связанные непосредственно с введением товара в гражданский оборот. При этом использование знака с изменением отдельных элементов, не меняющим его существа и не ограничивающим охрану, тоже засчитывается.

Эта отсылка к п. 2 ст. 1484 ГК РФ принципиальна. Использованием признаётся именно то, что перечислено как способы осуществления исключительного права, размещение на товарах и упаковках, при работах и услугах, в рекламе, на вывесках, в сети «Интернет». Декларативное «знак где-то фигурировал» не подойдёт, нужны действия, направленные на оборот товара.

Кто может инициировать

Право на запуск процедуры принадлежит заинтересованному лицу. Пункт 1 ст. 1486 ГК РФ описывает его как лицо, полагающее, что правообладатель не использует знак в отношении всех или части товаров. На практике заинтересованность подтверждают собственной деятельностью в той же сфере, поданной заявкой на сходное обозначение, реальными приготовлениями к выпуску однородного товара. Без доказанной заинтересованности суд откажет, даже если знак действительно мёртвый.

Обязательное предложение правообладателю

Сразу в суд идти нельзя. Закон ввёл обязательную досудебную стадию. Заинтересованное лицо направляет правообладателю предложение обратиться в федеральный орган по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права в отношении всех или части товаров. Это так называемое предложение заинтересованного лица. Пункт 1 ст. 1486 ГК РФ требует направить его и правообладателю, и по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков.

Есть временной фильтр. Предложение может быть направлено не ранее чем по истечении трёх лет с даты государственной регистрации знака. Раньше этого срока процедура невозможна в принципе, потому что трёхлетний период неиспользования просто не успел сложиться.

Сроки для обращения в суд

Дальше начинается отсчёт, в котором легко ошибиться. Если в течение двух месяцев со дня направления предложения правообладатель не подаст заявление об отказе от права и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении, у заинтересованного лица есть тридцатидневный срок по истечении этих двух месяцев, чтобы обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны вследствие неиспользования. Это окно. Пропустив тридцать дней, придётся запускать процедуру заново.

Повторный заход тоже ограничен. Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трёхмесячного срока со дня направления предыдущего предложения. То есть бесконечно бомбардировать владельца предложениями не получится.

Какой период оценивает суд

Пункт 1 ст. 1486 ГК РФ задаёт точку отсчёта для проверки. Решение о досрочном прекращении принимается судом при неиспользовании знака в течение трёх лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица. Дата предложения это якорь. От неё суд отсчитывает три года назад и смотрит, было ли использование внутри этого окна. Действия владельца после получения предложения на исход уже не влияют, имитация использования задним числом не спасает.

Правовая охрана прекращается с даты вступления в законную силу решения суда. Пункт 4 ст. 1486 ГК РФ уточняет последствие, прекращение правовой охраны означает прекращение исключительного права на этот знак.

Бремя доказывания

Главный тактический перевес для заинтересованного лица в п. 3 ст. 1486 ГК РФ. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Истцу достаточно обосновать свою заинтересованность и заявить о неиспользовании, а доказывать обратное обязан владелец знака. Здесь же предусмотрен щит для владельца. Суд может принять во внимание представленные правообладателем доказательства того, что знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Куда подаётся иск

Спор о досрочном прекращении охраны это судебный спор о защите интеллектуальных прав. Пункт 1 ст. 1248 ГК РФ относит споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, к компетенции суда. Это важно отличать от административного порядка, который п. 2 ст. 1248 ГК РФ закрепляет за федеральным органом по интеллектуальной собственности для случаев оспаривания предоставления или прекращения правовой охраны на стадии регистрации. Прекращение за неиспользование рассматривается именно судом.

На что смотрит суд

Первое это реальность заинтересованности истца. Голословное «знак мешает» не проходит, нужна собственная деятельность или заявка в той же области. Второе это качество доказательств использования со стороны владельца. Суд оценивает, был ли товар реально введён в оборот в спорный трёхлетний период именно теми способами, что названы в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Третье это уважительность причин неиспользования, если владелец на них ссылается.

Частые ошибки

Первая, со стороны истца. Подать иск без предварительного предложения или раньше истечения трёх лет с даты регистрации знака. Суд оставит иск без рассмотрения, досудебная стадия обязательна.

Вторая, со стороны истца. Пропустить тридцатидневное окно после двух месяцев ожидания. Срок придётся отсчитывать заново через новое предложение, а его можно направить не раньше чем через три месяца.

Третья, со стороны владельца. Понадеяться, что суд сам поверит в использование. Бремя по п. 3 ст. 1486 ГК РФ на правообладателе, и без подтверждающих документов знак прекратят.

Частые вопросы

Можно ли прекратить охрану только по части товаров? Да. Пункт 1 ст. 1486 ГК РФ прямо допускает прекращение в отношении всех товаров или части товаров. Если знак используется для одних позиций перечня и не используется для других, охрана может быть снята именно по неиспользуемой части.

Спасает ли владельца лицензионный договор? Да, если по нему идёт реальное использование. Пункт 2 ст. 1486 ГК РФ засчитывает использование лицензиатом по договору в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, а также использование другим лицом под контролем правообладателя. Голый договор без фактического оборота товара использованием не считается.

С какого момента обозначение освобождается? С даты вступления решения суда в законную силу, как указывает п. 1 ст. 1486 ГК РФ. С этого момента исключительное право прекращается по п. 4 той же статьи, и путь для собственной регистрации открыт.

Дело о неиспользовании выигрывается на стыке доказывания заинтересованности и точного соблюдения сроков. Наша команда ведёт такие споры с обеих сторон, и для тех, кто освобождает обозначение, и для владельцев, защищающих знак. Разобрать вашу ситуацию можно через услугу или через контакты.