Частые ошибки при регистрации товарного знака · и как их избежать

Предприниматель платит пошлины, ждёт больше года и получает отказ. Обозначение, в которое вложены деньги на вывески и упаковку, признано неохраняемым или сходным с чужим знаком. И почти всегда этот исход был виден заранее. Большинство отказов Роспатента это не злая воля эксперта, а предсказуемый результат ошибок, допущенных ещё на стадии выбора обозначения и подготовки заявки. Разберём, где спотыкаются чаще всего и как пройти экспертизу с первого раза.

Ошибка первая. Обозначение без различительной способности

Самая массовая причина отказа заложена в статье 1483 ГК РФ. Пункт 1 не допускает регистрацию обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта, либо представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

На практике это значит, что описательные и хвалебные названия в лоб не регистрируются. Слово, которое прямо называет товар или его свойство, эксперт отклонит. Такие элементы, по абзацу того же пункта, могут быть включены в знак только как неохраняемые, если не занимают в нём доминирующего положения.

Есть и спасательный круг. Пункт 1.1 статьи 1483 ГК РФ выводит из под запрета обозначения, которые приобрели различительную способность в результате использования, а также обозначения, состоящие из перечисленных элементов, но образующие комбинацию, обладающую различительной способностью. Поэтому слабое само по себе слово можно вытянуть либо доказанным длительным использованием, либо оригинальной комбинацией и графикой.

Ошибка вторая. Игнор чужого более раннего права

Вторая по частоте причина это конфликт с уже существующими правами. Пункт 6 статьи 1483 ГК РФ запрещает регистрировать обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, с охраняемыми в России знаками других лиц в отношении однородных товаров с более ранним приоритетом, а также с общеизвестными товарными знаками. Тот же пункт допускает регистрацию сходного обозначения с согласия правообладателя, при условии что это не введёт потребителя в заблуждение, и такое согласие не может быть отозвано.

К этому добавляется пункт 8 статьи 1483 ГК РФ. Нельзя зарегистрировать в отношении однородных товаров обозначение, сходное до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием или коммерческим обозначением, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета. Поэтому проверять нужно не только реестр товарных знаков, но и более ранние права на другие средства индивидуализации.

Отдельно стоит помнить про пункт 3 статьи 1483 ГК РФ. Не регистрируются обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Ошибка третья. Небрежная заявка и перечень товаров

Формальные дефекты заявки тормозят процесс не реже содержательных. Требования к заявке установлены статьёй 1492 ГК РФ. Заявка подаётся в федеральный орган по интеллектуальной собственности юридическим лицом или гражданином и должна относиться к одному товарному знаку. Она должна содержать заявление о регистрации с указанием заявителя и его места нахождения, само заявляемое обозначение, перечень товаров, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг, и описание заявляемого обозначения. Заявка подаётся на русском языке, а документы на другом языке сопровождаются переводом.

Ключевой практический момент это дата подачи. По пункту 8 статьи 1492 ГК РФ датой подачи считается день поступления документов, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 3, а если они представлены не одновременно, день поступления последнего документа. Именно от даты подачи зависит приоритет, а приоритет в спорах об однородных знаках решает всё. Затянули с досылкой перечня товаров, значит сдвинули приоритет и рискуете пропустить вперёд чужую заявку.

Ошибка с перечнем классов МКТУ обходится дорого вдвойне. Слишком узкий перечень оставляет дыры, через которые конкурент зарегистрирует похожее обозначение в соседнем классе. Слишком широкий и не подкреплённый реальной деятельностью перечень создаёт риск последующего досрочного прекращения охраны за неиспользование.

Ошибка четвёртая. Пассивная реакция на экспертизу

Многие заявители воспринимают экспертизу как пассивное ожидание вердикта. Это упущенная возможность. Статья 1499 ГК РФ описывает экспертизу заявленного обозначения, которая проводится по заявке, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы. В ходе неё проверяется соответствие требованиям статьи 1477 и ряда пунктов статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет.

Самое важное для тактики это пункт 3 статьи 1499 ГК РФ. До принятия решения об отказе или о регистрации в отношении части товаров заявителю направляется уведомление о результатах проверки с предложением представить свои доводы относительно приведённых мотивов. Доводы учитываются, если представлены в течение шести месяцев со дня направления уведомления. Это окно для борьбы. Грамотный ответ на уведомление с аргументами о различительной способности, об отсутствии сходства или со ссылкой на приобретённую различительную способность по пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ нередко переворачивает предварительно отрицательный вывод.

Ошибка пятая. Регистрация впрок без использования

Получить свидетельство недостаточно. Знак нужно использовать. Статья 1486 ГК РФ устанавливает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров вследствие неиспособания знака непрерывно в течение трёх лет. Заинтересованное лицо вправе направить правообладателю предложение об отказе от права или об отчуждении знака, и если в течение двух месяцев правообладатель не реагирует, по истечении этого срока в тридцатидневный период заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о досрочном прекращении охраны.

Ключевой риск для правообладателя в распределении бремени доказывания. По пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Поэтому регистрация знака в десятках классов про запас без реальной деятельности это мина замедленного действия. Конкурент, которому нужен ваш класс, заберёт его через суд, а вы не сможете подтвердить использование. Пункт 2 той же статьи уточняет, что использованием признаётся применение знака правообладателем, лицензиатом или иным лицом под контролем правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

На что смотрит эксперт и суд

Эксперт проверяет различительную способность по пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, наличие более ранних сходных прав по пунктам 6 и 8, отсутствие признаков введения потребителя в заблуждение по пункту 3, корректность перечня и описания по статье 1492 ГК РФ. При споре о досрочном прекращении суд по статье 1486 ГК РФ смотрит на доказательства реального использования знака за три года, предшествующих предложению заинтересованного лица, и на то, кто несёт бремя доказывания.

Конкретный пример

Заявитель выбрал название, которое прямо описывало свойство продукта, и подал заявку широким списком классов, включая те, в которых не работал. Сначала пришло уведомление по пункту 3 статьи 1499 ГК РФ о несоответствии части обозначения требованиям статьи 1483 ГК РФ. Вместо ответа заявитель ждал, и описательный элемент остался камнем преткновения. Будь подготовлен мотивированный ответ в шестимесячный срок, с доводами о комбинации, обладающей различительной способностью по пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ, исход мог быть иным. А избыточный перечень классов спустя три года обернулся иском заинтересованного лица о досрочном прекращении охраны по статье 1486 ГК РФ, и доказать использование в незадействованных классах оказалось нечем.

Частые вопросы

Почему отказали в регистрации описательного слова. Потому что пункт 1 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрацию обозначений, характеризующих товар, его вид, качество или свойство. Выход это оригинальная комбинация или доказанная приобретённая различительная способность по пункту 1.1 той же статьи.

Можно ли спорить после отрицательной позиции эксперта. Да. Пункт 3 статьи 1499 ГК РФ даёт право представить доводы относительно мотивов уведомления в течение шести месяцев со дня его направления, и эти доводы учитываются при принятии решения.

Зачем регистрировать знак, если им потом нужно пользоваться. Потому что без использования охрана уязвима. Статья 1486 ГК РФ позволяет досрочно прекратить охрану при неиспользовании в течение трёх лет, причём бремя доказывания использования лежит на правообладателе. Регистрировать стоит те классы, в которых вы реально работаете или планируете работать.

Грамотный выбор обозначения, корректный перечень по статье 1492 ГК РФ, активная работа с экспертизой по статье 1499 ГК РФ и реальное использование знака закрывают большинство рисков. Чтобы проверить обозначение и подготовить заявку без типовых ошибок, обращайтесь за услугой или через контакты.