Отчуждение исключительного права на товарный знак

Компания договорилась о продаже своего бренда за восемь миллионов рублей, стороны ударили по рукам, подписали договор, покупатель перечислил деньги. Через полгода выясняется, что в реестре Роспатента правообладателем по прежнему числится продавец, который успел заключить лицензию с третьим лицом. Покупатель уверен, что владеет знаком. Юридически он не владеет им и часа. Эта ситуация повторяется регулярно, потому что отчуждение товарного знака устроено иначе, чем обычная купля-продажа вещи, и момент перехода права привязан не к подписи и не к оплате.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак переносит право на знак в полном объёме. Продавец (правообладатель) передаёт или обязуется передать приобретателю всё принадлежащее ему исключительное право на знак в отношении всех товаров или части товаров, для которых знак зарегистрирован (ст. 1488 ГК РФ). Это ключевое отличие от лицензии. По лицензии право остаётся у владельца, а контрагент получает лишь возможность пользоваться знаком на согласованных условиях. По отчуждению право уходит навсегда и целиком, частичное отчуждение возможно только в разрезе перечня товаров и услуг, а не в разрезе объёма правомочий.

Когда отчуждение запрещено

Закон прямо ограничивает свободу сторон. Отчуждение не допускается, если оно может ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства (п. 2 ст. 1488 ГК РФ). На практике Роспатент отказывает в регистрации, когда знак содержит элементы, привязанные к конкретному производителю или региону, а покупатель никакого отношения к ним не имеет. Отдельное правило касается знаков, которые включают, воспроизводят или имитируют географическое указание либо наименование места происхождения товара. Передать такой знак можно только тому приобретателю, у которого уже есть исключительное право на соответствующее географическое указание или наименование (п. 3 ст. 1488 ГК РФ). Игнорировать эти запреты бессмысленно, экспертиза их отлавливает, и сделка просто не пройдёт государственную регистрацию.

Форма договора и вознаграждение

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак заключается в письменной форме, несоблюдение письменной формы влечёт недействительность договора (п. 1 ст. 1490 ГК РФ, п. 2 ст. 1234 ГК РФ). Это императив, никакая устная договорённость или конклюдентные действия здесь не работают.

Отдельный нерв сделки это условие о цене. По общему правилу приобретатель обязан выплатить вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Но если договор возмездный, а условия о размере вознаграждения или о порядке его определения в тексте нет, договор считается незаключённым. При этом правила пункта 3 статьи 424 ГК РФ о цене, которая обычно взимается за аналогичные товары, тут не применяются. То есть суд не подставит рыночную цену вместо пропущенного условия. Вознаграждение можно структурировать как угодно, фиксированным разовым платежом, периодическими платежами, процентом от выручки или в иной форме (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). И ещё одно ограничение для бизнеса, между коммерческими организациями безвозмездное отчуждение исключительного права не допускается (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ). Подарить бренд другой компании просто так нельзя.

Главное · момент перехода права

Вот сердцевина всей конструкции. Отчуждение и переход исключительного права на товарный знак подлежат государственной регистрации в порядке статьи 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ). А когда переход права подлежит государственной регистрации, исключительное право переходит к приобретателю именно в момент государственной регистрации, а не в момент подписания договора (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). При несоблюдении требования о государственной регистрации переход исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ). Именно поэтому покупатель из примера в начале статьи право не получил, регистрации не было, значит и перехода не было.

Заявление о государственной регистрации отчуждения подаётся по заявлению сторон договора, его может подать как обе стороны вместе, так и одна из них (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). Если заявление подаёт одна сторона, она прикладывает по своему выбору один из документов, подписанное сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, удостоверенную нотариусом выписку из договора или сам договор (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). В заявлении должны быть указаны вид договора, сведения о сторонах и предмет договора с номером свидетельства на товарный знак.

На что смотрит суд и Роспатент

Первое, наличие условия о вознаграждении в возмездном договоре. Нет цены и порядка её определения, договор незаключён, спорить дальше не о чем. Второе, риск введения потребителя в заблуждение и связь знака с географией. Третье, факт государственной регистрации перехода. Доказательством владения служит запись в Государственном реестре товарных знаков, а не папка с подписанными бумагами. Четвёртое, добросовестность сторон при подаче документов на регистрацию, уклонение продавца от подачи заявления это самостоятельный спор.

Частые ошибки

Стороны оплачивают сделку и расходятся, не подав документы в Роспатент. Право не переходит, продавец остаётся правообладателем со всеми вытекающими рисками. Другая ошибка, формулировка про безвозмездную передачу между двумя ООО, такое условие ничтожно. Третья, попытка отчудить знак только в части видов деятельности по аналогии с лицензией, отчуждение делится по товарам и услугам, а не по способам использования.

Защитить интересы продавца помогает встроенный в закон механизм. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить вознаграждение в срок прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя и возмещения убытков, если право уже перешло. Если же право ещё не перешло, правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, договор прекращается по истечении тридцати дней с момента получения приобретателем уведомления об отказе, если тот не заплатил (п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Частые вопросы

Можно ли продать товарный знак только на часть товаров. Да. Отчуждение допускается в отношении всех товаров или части товаров, для которых знак зарегистрирован (ст. 1488 ГК РФ). Делится перечень классов и позиций, а не объём прав.

Когда я стану правообладателем после подписания договора. В момент государственной регистрации перехода права в Роспатенте, а не в момент подписи или оплаты (п. 4 ст. 1234, п. 2 ст. 1490 ГК РФ). До регистрации переход считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Что будет, если в возмездном договоре забыли указать цену. Договор считается незаключённым, и суд не определит цену по рыночным аналогам, поскольку правило пункта 3 статьи 424 ГК РФ здесь не применяется (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

Сопровождение сделки с брендом это не только текст договора, но и прохождение государственной регистрации до конца. Если планируете продать или купить товарный знак, разумно поручить проверку чистоты сделки и подачу документов специалистам, услуга и контакты.