Отказ Роспатента в регистрации товарного знака · как оспорить

Решение об отказе приходит сухой формулировкой со ссылкой на статью 1483, и у многих заявителей опускаются руки. Между тем отказ это рабочая, а не окончательная точка. У заявителя есть четыре месяца на возражение, есть инструмент исправления заявки прямо в ходе спора и есть последующий выход в суд. Понимание этого маршрута превращает отказ из катастрофы в обычный процессуальный этап, который при грамотной защите часто заканчивается регистрацией.

Почему отказывают

Основания для отказа собраны в статье 1483 ГК РФ. Их условно делят на абсолютные и относительные. Абсолютные касаются самого обозначения. Не регистрируются обозначения без различительной способности или состоящие только из элементов, описывающих товар, являющихся общепринятыми символами и терминами или вошедших во всеобщее употребление (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Не регистрируются обозначения ложные или способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Относительные основания касаются столкновения с чужими правами. Это сходство до степени смешения с более ранними товарными знаками других лиц по однородным товарам (п. 6 ст. 1483 ГК РФ) и с фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями, права на которые возникли ранее (п. 8 ст. 1483 ГК РФ). От того, какое именно основание указано в отказе, зависит вся тактика. С абсолютными основаниями борются доказыванием различительной способности, с относительными часто помогает согласие правообладателя или сужение перечня товаров.

Срок и форма возражения

Решение об отказе в государственной регистрации может быть оспорено заявителем путём подачи возражения в Роспатент в течение четырёх месяцев со дня направления решения (п. 1 ст. 1500 ГК РФ). Закон даёт и дополнительный механизм. Если заявитель в течение двух месяцев со дня направления решения запросил копии противопоставленных заявке материалов, четырёхмесячный срок отсчитывается со дня направления этих копий. Это важный приём, он позволяет получить документы, на которых построен отказ, и выиграть время на подготовку доводов.

Пропуск срока на возражение это потеря права на административное обжалование по этой заявке, поэтому дату направления решения нужно фиксировать в первый же день. Возражение подаётся в тот же орган, который вынес отказ, и рассматривается в административном порядке.

Исправление заявки в ходе спора

Главное тактическое оружие на стадии возражения это возможность исправить заявку. В период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются по пунктам 2 и 3 статьи 1497 ГК РФ, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа, и позволяют принять решение о регистрации (п. 2 ст. 1500 ГК РФ). На практике это означает, например, сокращение перечня товаров до тех позиций, по которым нет конфликта с чужим знаком, или исключение проблемного неохраняемого элемента. Если отказ держался на одном основании, его устранение открывает дорогу к регистрации без долгого спора.

Есть и смежный приём для конфликтов по пункту 6 статьи 1483. В период экспертизы или рассмотрения возражения на решение, принятое по этому основанию, заявитель вправе подать выделенную заявку на то же обозначение с перечнем товаров, неоднородных с конфликтными, по которым первоначальная заявка остаётся в силе (п. 2 ст. 1502 ГК РФ). Так удаётся сохранить регистрацию по бесспорной части перечня, пока спорная часть рассматривается отдельно.

Куда дальше

Споры, связанные с государственной регистрацией средств индивидуализации и с оспариванием предоставления правовой охраны, рассматриваются в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1248 ГК РФ). Решения этого органа вступают в силу со дня принятия и могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке. То есть маршрут двухступенчатый, сначала возражение в административном порядке, затем при необходимости суд. Правила рассмотрения таких споров устанавливаются нормативно (п. 3 ст. 1248 ГК РФ).

Важная деталь о расходах. Расходы стороны, в чью пользу принято решение по такому спору, подлежат возмещению другой стороной, и в их состав входят пошлины, а также расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных представителей (абзац второй п. 2 ст. 1248 ГК РФ). При частичном удовлетворении требований расходы возмещаются пропорционально. Это меняет экономику спора, когда оппонентом выступает другое лицо, а не сам Роспатент.

На что смотрит коллегия

При рассмотрении возражения оценивают, действительно ли указанное основание препятствует регистрации и можно ли его устранить изменением заявки. По абсолютным основаниям коллегия взвешивает доказательства различительной способности и реального восприятия обозначения потребителем. По относительным основаниям анализируют степень сходства, однородность товаров и наличие согласия правообладателя. Сильный довод это устранение единственного основания отказа через корректировку перечня, потому что он прямо встроен в пункт 2 статьи 1500.

Частые ошибки

Первая ошибка это пропуск четырёхмесячного срока на возражение по статье 1500. Вторая это спор по существу там, где проще исправить заявку, сократив перечень или убрав проблемный элемент по пункту 2 статьи 1500. Третья это отказ от запроса копий противопоставленных материалов, который даёт и документы, и сдвиг срока. Четвёртая это попытка ввести в заявку новые товары в ходе спора, тогда как такие изменения не допускаются и оформляются отдельной заявкой по статье 1497.

Частые вопросы

Сколько времени на обжалование отказа. Возражение подаётся в течение четырёх месяцев со дня направления решения, а при запросе копий противопоставленных материалов в течение двух месяцев срок считается со дня направления копий (п. 1 ст. 1500 ГК РФ).

Можно ли изменить заявку, чтобы снять отказ. Да, в период рассмотрения возражения допускаются изменения, устраняющие единственное основание отказа и позволяющие зарегистрировать знак (п. 2 ст. 1500 ГК РФ), например сокращение перечня товаров.

Что делать после отказа в административном порядке. Решение административного органа можно оспорить в суде, поскольку защита по таким спорам сначала идёт в административном порядке, а затем в суде (п. 2 ст. 1248 ГК РФ).

Грамотное возражение с правильным выбором между спором и исправлением заявки нередко спасает бренд. Подготовку возражения и сопровождение спора берёт на себя наша услуга, а оценить перспективы вашего отказа можно через контакты.