Проверка товарного знака на тождество и сходство · перед подачей

По статистике практики значительная часть отказов Роспатента приходится не на экзотические основания, а на одно и то же столкновение заявленного обозначения с чужим, уже охраняемым знаком. Это значит, что итог экспертизы во многом виден ещё до подачи заявки, если провести проверку правильно. Платить пошлину за заведомо непроходное название это выбрасывать деньги, поэтому проверка на тождество и сходство до степени смешения это первая инвестиция в бренд, а не последняя.

Зачем проверять до подачи

Экспертиза заявленного обозначения проводится по заявке, принятой к рассмотрению после формальной экспертизы, и именно на этой стадии Роспатент проверяет охраноспособность и устанавливает приоритет (п. 1 ст. 1499 ГК РФ). Если знак сталкивается с более ранним чужим, эксперт направит уведомление с мотивами и предложением представить доводы, а при их отсутствии откажет (п. 2 и 3 ст. 1499 ГК РФ). Предварительная проверка переносит этот анализ на ваш стол, пока ещё можно изменить обозначение без потери денег и без привязки к зафиксированной дате подачи.

Значение даты подачи нельзя переоценить. Приоритет устанавливается по дате подачи заявки, а сама дата подачи это день поступления документов (статьи 1492 и 1494 ГК РФ), и в споре двух похожих обозначений старшинство получает более ранняя заявка. Проверка показывает, есть ли уже на рынке знак с более ранним приоритетом, который перекроет вашу заявку.

Что именно проверяют

Проверка ведётся по двум линиям. Первая это собственная различительная способность обозначения. Не регистрируются обозначения, не обладающие различительной способностью или состоящие только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для товаров определённого вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место и способ производства или сбыта, либо представляющих собой форму товаров, определяемую исключительно их свойством или назначением (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Такие элементы могут войти в знак как неохраняемые, если не занимают доминирующего положения.

Здесь же закон оставляет лазейку. Положения о различительной способности не применяются к обозначениям, которые приобрели её в результате использования, либо состоят из перечисленных элементов, но образуют комбинацию, обладающую различительной способностью (п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ). Это рабочий аргумент для брендов, которые годами вкладывались в узнаваемость описательного названия.

Вторая линия это столкновение с чужими правами. Не регистрируются обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, с такими знаками, уже охраняемыми в Российской Федерации, а также с общеизвестными товарными знаками (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Регистрация сходного обозначения по однородным товарам допускается с согласия правообладателя, если это не введёт потребителя в заблуждение, и такое согласие не может быть отозвано (абзац пятый п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Отдельно проверяется конфликт с фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями. Не регистрируются по однородным товарам обозначения, сходные до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием или коммерческим обозначением, права на которые возникли у других лиц ранее даты приоритета (п. 8 ст. 1483 ГК РФ). Поэтому проверять стоит не только реестр знаков, но и наличие компаний с похожим названием в нужной сфере.

Тождество и сходство · в чём разница

Тождество это полное совпадение обозначений. Сходство до степени смешения это ситуация, когда обозначения различаются в деталях, но в целом ассоциируются друг с другом, и потребитель может их перепутать. Закон оперирует обоими понятиями (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Именно сходство, а не буквальное копирование, чаще всего становится причиной отказа, потому что добросовестный заявитель копировать не собирался, но случайно зашёл на чужую территорию. Сравнивают звучание, графику и смысл, а также однородность товаров, потому что одинаковое название в несмешиваемых нишах конфликта может не образовать.

На что смотрит эксперт

Эксперт оценивает обозначение в целом, а не поэлементно, и взвешивает риск смешения у среднего потребителя соответствующего товара. Чем ближе товарные позиции по классам и назначению, тем строже подход к сходству. Сильный охраняемый элемент чужого знака в вашем обозначении почти всегда тянет к отказу, даже если остальное оригинально. Поэтому при самостоятельной проверке нужно искать не точные копии, а близкие по любому из трёх признаков обозначения в смежных классах.

Частые ошибки

Первая ошибка это проверка только на полное совпадение, тогда как опасность создаёт именно сходство. Вторая это игнорирование однородных товаров за пределами целевого класса, где сидит более ранний знак. Третья это уверенность, что описательное название обязательно зарегистрируют, без оценки различительной способности по пункту 1 статьи 1483. Четвёртая это забвение фирменных наименований и коммерческих обозначений конкурентов, которые по пункту 8 статьи 1483 тоже блокируют регистрацию.

Частые вопросы

Можно ли зарегистрировать название, похожее на чужой знак, если получить согласие. Да, регистрация сходного обозначения по однородным товарам допускается с согласия правообладателя при условии, что это не введёт потребителя в заблуждение, и согласие нельзя отозвать (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Откажут ли в описательном названии всегда. Нет. Если обозначение приобрело различительную способность в результате использования или образует охраноспособную комбинацию, запрет по различительной способности не применяется (п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ).

Достаточно ли проверить только реестр товарных знаков. Нет. Помимо знаков нужно проверить фирменные наименования и коммерческие обозначения конкурентов, поскольку они тоже препятствуют регистрации по однородным товарам (п. 8 ст. 1483 ГК РФ).

Профессиональная проверка с оценкой однородности и рисков смешения экономит пошлину и месяцы ожидания. Провести её и оценить шансы вашего обозначения помогает наша услуга, а задать вопрос по конкретному названию можно через контакты.